在发明专利申请的创造性评价中如何选择最接近的现有技术
一、引言
根据我国专利法的相关规定，具备创造性是发明专利申请可被授予专利权的必备条件之一，目前我国一般采用“三步法”来判断发明是否具备创造性，具体内容为：①确定最接近的现有技术；②确定发明的区别技术特征和其实际解决的技术问题，即分析要求保护的发明与最接近的现有技术有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；③判断要求保护的发明对本领域的技术人来说是否显而易见的，即从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。可见，选取相对于申请的最接近的现有技术是创造性评价方法，即“三步法”的基石，其直接影响到三步法的判断结果，从而影响整个创造性的评价。如上所述，最接近现有技术的选取对于创造性的评价有着重要意义，但是由于其在现行《专利审查指南》中的规定并不明确，造成了专利审查员在遇到该问题时经常存在困扰，甚至影响到对发明专利申请的创造性的有效评价，因此笔者认为有必要对如何选取现有技术进行研究和探讨。
二、相关规定以及存在的问题
现行《专利审查指南》规定：最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，通常与要求保护的发明技术领域相同、并且所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应当首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。
上述规定似乎表明，在确定最接近的现有技术时，公开的技术特征的多少是一个主要因素。但是紧接着又规定“应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应当首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”，根据这一规定，又表明技术领域是确定最接近现有技术时首要考虑的因素，即使公开的技术特征少于不同技术领域的现有技术，相同或相近技术领域的现有技术也应当优先考虑。那么假设申请存在两篇非常相关的现有技术，其中一篇现有技术公开的技术特征最多，但和本申请相比不属于相同的技术领域；而另外一篇现有技术虽然公开的技术特征较少，但和本申请相比属于相同的技术领域，或者两篇现有技术都和本申请的领域相同，且分别公开的技术特征数量也相同等等，在这些情况下如何选取最接近的现有技术，不同的审查员可能会有不同的选择。而审查实践中，碰到的实际案情往往比上述情形要复杂地多，因此在选取最接近的现有技术时存在很多困扰和争议。
三、思考与建议
针对上述问题，笔者认为在选择最接近的现有技术时，不能片面、机械地理解《专利审查指南》的相关规定，而是应该深入理解确定最接近的现有技术在整个“三步法”评价中与其他两个步骤之间的关系、以及在评价方法中所起的作用。具体而言，判断创造性的“三步法”中的第1步，确定最接近的现有技术，其并不是单独存在的，其与第2和3共同组成了一个完成的创造性的评价方法。而在创造性的评价过程时，评价是否显而易见，一般情况下即指多篇现有技术之间是否存在结合的可能性和合理性是说理最重要的部分，因此在通常情况下，哪篇最有利于后续评述，最容易说服申请人，就应该确定哪篇作为最接近的现有技术，而不应该仅仅拘泥于哪篇公开的技术特征最多，或者是哪篇与本申请领域相同。
举例而言，权利要求1包括A，B，C，D，E多个技术特征，经检索找到2篇与申请相关度较高的现有技术，对比文件1和对比文件2，其中对比文件1与申请的技术领域相同，其公开了技术特征A，B，没有公开技术特征C，D，E；而对比文件2恰好公开了技术特征C，D，E，且该技术特征C，D，E在对比文件2中所起的作用也和本申请相同，针对这种情况，虽然对比文件1公开的技术特征较少，但是由于其涉及的领域和本申请相同，而且由于技术方案中不具备技术特征C，D，E，因此在运用中很可能会面临需要解决C，D，E技术特征所能解决的技术问题，将其选择为最接近的现有技术更有利于后续的说理，即存在将对比文件2与对比文件1相结合的技术启示，因此即使对比文件1公开的技术特征较少，也仍将其确定为本申请最接近的现有技术。
实践中常见的还有另外一种情形，权利要求1包含技术特征A，B，C，D，对比文件1和对比文件2和本申请均属于相同的技术领域，且均公开了技术特征A，B，C，而对比文件3中公开了区别技术特征D，这时究竟确定对比文件1还是对比文件2作为最接近的现有技术，就看对比文件1和2所要解决的技术问题与区别技术特征D在对比文件3中所要解决的技术问题的相关性，哪篇对比文件所要解决的技术问题与区别技术特征D在对比文件3中所要解决的技术问题最相关就选取哪篇作为最接近的现有技术，这样作的目的也是为了使最接近的现有技术与对比文件3的结合更具有合理性，从而使创造性的评价更充分、合理，更容易让申请人接受。
综上，笔者认为在选择最接近的现有技术时，不仅要考虑①技术领域相同或相近；②所要解决得技术问题、技术效果或用途最接近；③公开得技术特征最多；而且最重要的还需要考虑“技术启示”的合理性。
根据我国专利法的相关规定，具备创造性是发明专利申请可被授予专利权的必备条件之一，目前我国一般采用“三步法”来判断发明是否具备创造性，具体内容为：①确定最接近的现有技术；②确定发明的区别技术特征和其实际解决的技术问题，即分析要求保护的发明与最接近的现有技术有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；③判断要求保护的发明对本领域的技术人来说是否显而易见的，即从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。可见，选取相对于申请的最接近的现有技术是创造性评价方法，即“三步法”的基石，其直接影响到三步法的判断结果，从而影响整个创造性的评价。如上所述，最接近现有技术的选取对于创造性的评价有着重要意义，但是由于其在现行《专利审查指南》中的规定并不明确，造成了专利审查员在遇到该问题时经常存在困扰，甚至影响到对发明专利申请的创造性的有效评价，因此笔者认为有必要对如何选取现有技术进行研究和探讨。
二、相关规定以及存在的问题
现行《专利审查指南》规定：最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，通常与要求保护的发明技术领域相同、并且所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应当首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。
上述规定似乎表明，在确定最接近的现有技术时，公开的技术特征的多少是一个主要因素。但是紧接着又规定“应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应当首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”，根据这一规定，又表明技术领域是确定最接近现有技术时首要考虑的因素，即使公开的技术特征少于不同技术领域的现有技术，相同或相近技术领域的现有技术也应当优先考虑。那么假设申请存在两篇非常相关的现有技术，其中一篇现有技术公开的技术特征最多，但和本申请相比不属于相同的技术领域；而另外一篇现有技术虽然公开的技术特征较少，但和本申请相比属于相同的技术领域，或者两篇现有技术都和本申请的领域相同，且分别公开的技术特征数量也相同等等，在这些情况下如何选取最接近的现有技术，不同的审查员可能会有不同的选择。而审查实践中，碰到的实际案情往往比上述情形要复杂地多，因此在选取最接近的现有技术时存在很多困扰和争议。
三、思考与建议
针对上述问题，笔者认为在选择最接近的现有技术时，不能片面、机械地理解《专利审查指南》的相关规定，而是应该深入理解确定最接近的现有技术在整个“三步法”评价中与其他两个步骤之间的关系、以及在评价方法中所起的作用。具体而言，判断创造性的“三步法”中的第1步，确定最接近的现有技术，其并不是单独存在的，其与第2和3共同组成了一个完成的创造性的评价方法。而在创造性的评价过程时，评价是否显而易见，一般情况下即指多篇现有技术之间是否存在结合的可能性和合理性是说理最重要的部分，因此在通常情况下，哪篇最有利于后续评述，最容易说服申请人，就应该确定哪篇作为最接近的现有技术，而不应该仅仅拘泥于哪篇公开的技术特征最多，或者是哪篇与本申请领域相同。
举例而言，权利要求1包括A，B，C，D，E多个技术特征，经检索找到2篇与申请相关度较高的现有技术，对比文件1和对比文件2，其中对比文件1与申请的技术领域相同，其公开了技术特征A，B，没有公开技术特征C，D，E；而对比文件2恰好公开了技术特征C，D，E，且该技术特征C，D，E在对比文件2中所起的作用也和本申请相同，针对这种情况，虽然对比文件1公开的技术特征较少，但是由于其涉及的领域和本申请相同，而且由于技术方案中不具备技术特征C，D，E，因此在运用中很可能会面临需要解决C，D，E技术特征所能解决的技术问题，将其选择为最接近的现有技术更有利于后续的说理，即存在将对比文件2与对比文件1相结合的技术启示，因此即使对比文件1公开的技术特征较少，也仍将其确定为本申请最接近的现有技术。
实践中常见的还有另外一种情形，权利要求1包含技术特征A，B，C，D，对比文件1和对比文件2和本申请均属于相同的技术领域，且均公开了技术特征A，B，C，而对比文件3中公开了区别技术特征D，这时究竟确定对比文件1还是对比文件2作为最接近的现有技术，就看对比文件1和2所要解决的技术问题与区别技术特征D在对比文件3中所要解决的技术问题的相关性，哪篇对比文件所要解决的技术问题与区别技术特征D在对比文件3中所要解决的技术问题最相关就选取哪篇作为最接近的现有技术，这样作的目的也是为了使最接近的现有技术与对比文件3的结合更具有合理性，从而使创造性的评价更充分、合理，更容易让申请人接受。
综上，笔者认为在选择最接近的现有技术时，不仅要考虑①技术领域相同或相近；②所要解决得技术问题、技术效果或用途最接近；③公开得技术特征最多；而且最重要的还需要考虑“技术启示”的合理性。
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